вернуться на главную
НЕОБОСНОВАННОЕ РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА ПРАВ
Проблему, вынесенную в заголовок статьи, анализирует заместитель директора ФИПС по экспертизе, канд. техн. наук В.Ю.Джермакян.
Применяя теорию эквивалентов
При расширительном толковании формулы изобретения или полезной модели (далее – патентная формула) важную роль играет теория эквивалентов, созданная для того, чтобы лишить возможности мошенническим путем воспользоваться за счет незначительных изменений чужим изобретением, на которое выдан патент. В то же время теория эквивалентов решает и другую, не менее важную задачу – лишает недобросовестных патентообладателей возможности необоснованно расширить объем предоставленных им исключительных прав при толковании патентной формулы.
Изменения и дополнения, внесенные в 2003 г. в п. 2 ст. 10 Патентного закона Российской Федерации, определили условия возможного рассмотрения признака в качестве эквивалентного при признании запатентованного изобретения или полезной модели использованными. Условием, когда эквивалентный признак может рассматриваться как таковой, является его известность именно в этом качестве в данной области техники до совершения действий, указанных в п. 1 ст. 10 Патентного закона. (Здесь перечислены действия, совершение которых без разрешения патентообладателя рассматривается как нарушение его исключительных прав).
Эквивалентность применительно к определению объема прав из патента – это признание того, что по меньшей мере одно из входящих в совокупность технических средств (признаков), используемых для решения поставленной изобретателем технической задачи и указанных в формуле изобретения, может быть заменено другим. При этом конечный результат остается тем же, и принцип решения поставленной технической задачи сохраняется неизменным.
Технически эквивалентными средствами считаются средства, которые при современном уровне техники известны специалисту в данной области как выполняющие одну и ту же функцию с одинаковым результатом.
Корректнее вести речь о технически эквивалентных средствах, а не признаках, так как под средством понимается материальный объект, а под признаком – его словесное описание. Тем не менее, учитывая данное пояснение, допустимо технически эквивалентные средства и технически эквивалентные признаки рассматривать практически с одинаковых позиций.
Не могут рассматриваться как эквивалентные средства (признаки), отличающиеся только терминологически. Однако практика показывает, что при подготовке заключений об эквивалентности признаков это условие не всегда учитывается. Например, если одно режущее средство охарактеризовано как имеющее форму квадрата, а другое такое же режущее средство – как имеющее форму прямоугольника с равными сторонами, никакого сравнения по эквивалентности проводить не надо, поскольку понятия «квадрат» и «прямоугольник с равными сторонами» равнозначны.
Практика применения теории эквивалентов во многих странах выработала основные положения, которые сводятся к следующему:
эквивалентные средства характеризуются тем, что при использовании в различных областях техники, как правило, сохраняют свою взаимозаменяемость;
теория эквивалентов не применяется для расширенного толкования объема прав в отношении тех признаков, которые с согласия заявителя были исключены из патентной формулы;
если в патентной формуле указывается на использование только одного из известных средств, и именно в этом состоит новизна изобретения, то объем прав не может быть расширен на основе теории эквивалентов;
заменяющий элемент не признается эквивалентом, если при его применении запатентованный объект перестает отвечать условиям патентоспособности (теряет новизну или изобретательский уровень);
заменяющий элемент не признается эквивалентом, если обеспечивает в объекте получение нового полезного технического результата по сравнению с результатом, получаемым от применения заменяемого элемента, и поэтому может рассматриваться как новое изобретение;
эквивалентным в некоторых случаях может считаться сочетание деталей, которое отличается от записанного в формуле отсутствием, например, одной детали, если эта исключенная деталь не влияет на технический результат, который определяет сущность изобретения;
эквиваленты могут относиться как к новым (отличительным) признакам запатентованного изобретения, так и к известным, в том числе записанным в названии изобретения и определяющим его назначение. (Обычным примером приведенной ситуации в литературе является сравнение таких объектов, как «гусеничный ход экскаватора» и «гусеничный ход трактора»).
Нельзя рассматривать эквивалентность сравниваемых средств в отрыве от объекта в целом. Необходимо исследовать их заменяемость в конкретном случае, при решении определенной технической задачи и установить, какие новые и неочевидные свойства приобрел технический объект.
При установлении факта использования изобретения, когда изменяется количественное содержание ингредиента в веществе и рассматривается вопрос об эквивалентности замены, определяющими являются выводы о неизменности сущности объекта, в котором воплощено изобретение, и о достижении того же результата.
Попытка использовать теорию эквивалентов в целях недобросовестной конкуренции в России уже имела место и была связана с запатентованной полезной моделью.
Полезные модели
Апелляционная палата Роспатента при рассмотрении возражения против выдачи свидетельства на полезную модель установила, что вся совокупность признаков, приведенных в ее формуле, за исключением одного альтернативного признака, не нова, а вторая соответствует условию патентоспособности «новизна». На этом основании палата удовлетворила возражение против выдачи свидетельства, но признала его недействительным частично и вынесла решение о выдаче свидетельства с измененной формулой полезной модели, в которой остались признаки только того исполнения, новизна которого не была опорочена.
В дальнейшем обладатель свидетельства «усеченной» по объему прав полезной модели попытался предъявить претензии к третьим лицам в расширенном объеме, поставив вопрос об эквивалентности указанных в первоначальной формуле альтернативных признаков, и именно тех, которые были исключены из формулы по решению Апелляционной палаты. Таким образом он попытался распространить объем действия свидетельства на полезную модель на то исполнение полезной модели, которое не соответствовало условию патентоспособности «новизна», что должно было рассматриваться как умышленное посягательство на законные права третьих лиц производить известную и не обремененную чужими патентными правами продукцию.
Учитывая тенденцию к повторяемости подобных ситуаций и желание многих владельцев патентов (свидетельств) на полезные модели посягать на права третьих лиц, еще раз выделим один из основных постулатов теории эквивалентов в патентном праве: права патентообладателя не распространяются на объекты, признаки которых, эквивалентные признакам формулы, были исключены заявителем в процессе рассмотрения заявки в патентном ведомстве или апелляционной инстанции при рассмотрении возражения против выдачи охранного документа вследствие известности такой совокупности из уровня техники.
Возможны ситуации, когда патент на полезную модель полностью отвечает критерию новизны, формула не может и не должна уточняться, сравниваемые признаки могут быть отнесены к «технически эквивалентным», и, тем не менее, права патентообладателя не будут распространяться на объекты, признаки которых «технически эквивалентны» признакам формулы полезной модели. «Техническая эквивалентность» средств не всегда свидетельствует о тождественной «эквивалентности признаков по патентной формуле».
Рассмотрим пример. «Велосипедное колесо, арактеризуемое тем, что ступица связана с ободом спицами, покрытыми защитным полимерным составом (далее раскрывается состав по компонентам)».
Можно ли считать эквивалентной замену защитного полимерного покрытия оригинального состава на известное защитное хромированное покрытие, исходя из условия, что хромированные защитные составы для велосипедных спиц действительно известны?
С позиции техники – да, с позиции патентного права – нет. Если признать факт эквивалентной замены признака, то следует признать и факт использования полезной модели.
Что делать далее, ведь практически все известные велосипедные спицы хромированы? Если полимерное покрытие имеет оригинальный состав, оно не может входить в известный уровень техники, но, несмотря на эквивалентность функций обоих покрытий (защита поверхности велосипедных спиц), они (покрытия), как технически эквивалентные средства, не будут рассматриваться с позиции патентного права как «эквивалентные признаки», определяющие объем правовой охраны.
Объем прав и формула изобретения
Оценить эквивалентность признаков будет невозможно или затруднительно, если в формуле ясно не раскрыт объем прав. Прямого указания на соблюдение требования ясности раскрытия объема прав в формуле изобретения (полезной модели) российское патентное законодательство не содержит.
В соответствии с п. 4 ст. 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель (далее – изобретение), определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.
Условия обоснованности и раскрытия сущности изобретения отражены в Патентном законе в требованиях к заявке на выдачу патента, в соответствии с которыми описание изобретения должно раскрывать его с полнотой, достаточной для осуществления. Данные условия считаются выполненными, если описание раскрывает изобретение так, чтобы можно было его осуществить с реализацией указанного назначения. При этом для изобретения, сущность которого характеризуется использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, представленного на уровне функционального обобщения, в описании указывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.
В Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение* (далее – Правила) оговорено, что формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом, и должна выражать сущность изобретения, то есть содержать совокупность его существенных признаков, достаточных для достижения указанного заявителем технического результата. Правила предусматривают еще одно требование, согласно которому признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Возможность понимания специалистом смыслового содержания признаков является условием, позволяющим сделать вывод о ясном или неясном раскрытии объема прав, так как объем прав определяется совокупностью существенных признаков, каждый из которых и их совокупность должны быть понятны по смысловому содержанию.
* Патенты и лицензии. 2003. № 11. С. 27.
Важно понимать, что каждый признак как таковой, в отдельности (например, геометрическая форма детали или вид конструктивной связи между деталями), может быть вполне определенным и с технической точки зрения понятным. Однако объединение отдельных признаков в мнимую совокупность, якобы характеризующую объект изобретения, может быть непонятно как технически, так и по объему прав. По существу такое объединение признаков нельзя отнести к совокупности существенных признаков, достаточной для достижения технического результата.
Ясность в оценке технического смысла (технического решения) отсутствует в случае, когда заявитель ошибся при составлении совокупности признаков или указал не все существенные признаки. Например, заявлено обручальное кольцо, характеризующееся тем, что его внутренний диаметр не менее чем в два раза меньше диаметра пальца.
При такой совокупности признаков реализовать назначение объекта – надеть кольцо на палец – невозможно, так как из уровня техники известно только то, что обручальные кольца изготавливаются из металла и не обладают эластичностью. Оказалось, что заявитель «забыл» указать, что обручальное кольцо выполнено из позолоченного эластичного упругого материала, обеспечивающего увеличение его диаметра при растяжении не менее чем в три раза по отношению к первоначальному диаметру.
В основном подобные ситуации создаются заявителем намеренно, когда он пытается за счет многочисленных альтернативных сочетаний признаков закамуфлировать внутри испрашиваемого объема прав уже известный уровень техники, чтобы в последующем использовать полученный патент для предъявления претензий производителям давно известной продукции*.
Работая с заявками, Европейское патентное ведомство соблюдает строгий подход к проверке описания изобретения на обоснованность, раскрытие сущности изобретения и к проверке на ясность и краткость формулы изобретения.
* См. подробнее: Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.
Концептуальный принцип заключается в том, что содержание формулы изобретения должно быть оправдано (обосновано) вкладом изобретателя в уровень техники. В соответствии с этим весь объем притязаний формулы изобретения должен быть обоснован и раскрыт, а ее широта оправдана вкладом изобретения в уровень техники.
Требование к обоснованию и раскрытию всего объема притязаний, когда формула изобретения содержит множество альтернативных признаков, образующих разные частные совокупности, должно реализовываться представлением в описании изобретения всех частных совокупностей признаков с порознь включенными альтернативными признаками. В противном случае при множестве альтернативных сочетаний в совокупности признаков эксперт не в состоянии представить и сформировать поисковые образы заявленной таким образом суммы изобретений (количество вариантов исчисляется тысячами). По такой заявке может быть отказано в проведении информационного поиска, или может быть ограничен его объем.
Строгий подход ЕПВ к проверке заявок подразумевает ясность и краткость формулы изобретения. Ясность не является абсолютным понятием и поэтому должна устанавливаться в результате тщательного рассмотрения. То же самое относится к краткости. Единственная цель обеспечения заявителем ясности испрашиваемого объема исключительных прав заключается в том, чтобы предоставляемая ему защита была гарантирована от последующих нарушений.
Доказательство ясности основывается на следующих предпосылках. Ясность – это только возможность определить, подпадает или нет какой-либо объект под формулу изобретения, будет или нет воображаемый нарушитель действовать в пределах формулы изобретения или вне ее. Если это определяется, формула считается ясной.
Если заявитель описал свое изобретение так, что нельзя определить, подпадают ли под его притязания известные из уровня техники средства, встает вопрос о недостаточной ясности. Такой вывод при необходимости может быть опровергнут заявителем, если он докажет, что действительно необходимо именно такое описание изобретения.
В практике экспертизы рассматривалась заявка, в которой шоколадная конфета характеризовалась параметрами, определяющими величину электрического сопротивления шоколадного слоя. Вряд ли заявитель сможет доказать, что именно так нужно характеризовать новизну и оригинальность шоколадной конфеты. В любом случае заявителю придется доказать, а не декларировать, что все известные в мире шоколадные конфеты не обладают теми характеристиками, которые он использовал.
Спекуляция на «вере в информацию заявителя» и желание заставить экспертов искать то, что они не могут увидеть, не увенчаются успехом.
Если изобретение касается продукта, оно может быть охарактеризовано по-разному, в частности, химической формулой или описанием продукта через процесс его получения. В исключительных случаях продукт можно охарактеризовать его свойствами, если изобретение нельзя описать иначе. При этом необходимо, чтобы эти свойства были ясно и надежно определены либо указанием в описании, либо общепризнанными методами в этой области. Однако исключительность случаев, когда продукт нужно характеризовать через свойства, некоторыми заявителями превращена в постоянную, ничем не обоснованную практику, имеющую целью «затуманить» объем прав.
При характеристике продукта признаками, по которым невозможно сравнить его с аналогичными продуктами из уровня техники, экспертиза вправе требовать от заявителя подтверждения, что известные продукты не обладают такими же признаками, независимо от того, характеризовались они ими или нет.
Эксперт ЕПВ обязан тщательно проверять, не пытались ли заявители замаскировать отсутствие новизны использованием необычных характеристик или недоступных средств их определения.
В российской практике требование к анализу ситуации – «изобретение не может быть описано иначе» – со временем затерялось в дебрях формального контроля. В результате исчез анализ по существу необходимости и допустимости использования такой «изобретенной» формы описания изобретения. Никто не стал проверять, а действительно ли невозможно иначе описать сущность изобретения. Никто не усомнился в том, насколько это правомерно. Вера в искренность заявителя не позволяла даже думать иначе. Экспертная школа, созданная в СССР и доставшаяся по наследству России (кстати, очень профессиональная, что признано многими патентными ведомствами), не была готова к работе с заявками, целью которых было не просто обмануть, а создать и пропагандировать систему обмана. В СССР такого быть не могло.
ФИПС принял адекватные меры противодействия. На стадии формальной экспертизы и экспертизы по существу по спекулятивным заявкам заявителю направляется запрос с предложением представить ясное и подробное описание сущности каждого изобретения, заявленного в формуле, независимо от формы ее изложения. Если запрошенные сведения не поступают, заявки признаются отозванными. Отметим, что к обычным заявкам, а их 99,9%, экспертиза не предъявляет никаких новых требований. В процессе экспертизы необходимо не только установить ясность в объеме испрашиваемых прав, но и впоследствии предоставить права в том объеме, который ясен и установлен в сравнении с известным уровнем техники. В этом заключается основная задача экспертов, проводящих экспертизу изобретений и полезных моделей.
Многие посчитали, что по заявкам на полезные модели не будет проводиться никакая экспертиза, и зеленая улица некондиционным заявкам откроется. Это далеко не так.
По полезным моделям не проводится экспертиза по существу, включающая информационный поиск и проверку соответствия условиям патентоспособности. С 2003 г. (после внесения изменений в Патентный закон) формальная экспертиза, которая была весьма упрощенная в прошлом, уже не проводится.
Основной задачей экспертизы заявок на полезные модели является проверка соблюдения заявителем требований к ее документам и их соответствия (по содержанию, а не по форме) предписанным правилам, в том числе относительно испрашиваемого объема прав по формуле его должному раскрытию в описании.
Промышленные образцы
В общепринятом смысле промышленный образец – это результат творческой деятельности, направленной на придание декоративности внешнему виду изделий массового производства, который удовлетворяет потребности потенциальных потребителей, как в зрительной привлекательности изделий, так и в способности эффективно выполнять предназначенную им функцию. Объектом правовой охраны промышленных образцов являются не продукты или изделия, а их внешний вид (изображение).
Российское патентное законодательство в отношении промышленных образцов частично изменилось после 2003 г. Новая редакция п. 4 ст. 3 Патентного закона устанавливает объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, следующим образом: «Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца».
Новая редакция отличается от старой, в которой: «Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка)». Однако из этого не следует, что новый Закон предписал перечню существенных признаков функцию, тождественную функции формулы изобретения или полезной модели.
Как известно, объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. В отношении изобретений и полезных моделей только формула, выражающая их сущность в словесной форме, определяет объем правовой охраны.
В отношении промышленного образца ситуация иная, и объем правовой охраны не определяется только словесным перечнем существенных признаков. Перечень – лишь словесная характеристика тех существенных признаков, которые отражены на изображениях. Первичным для определения объема правовой охраны промышленного образца является изображение изделия.
Назначение перечня существенных признаков промышленного образца таким образом приближено к назначению, присущему формуле изобретения, но при этом перечень не может иметь самостоятельного значения без изображения изделия. Использование перечня существенных признаков совместно с изображением изделия при определении объема правовой охраны должно помочь исключить влияние субъективного фактора при рассмотрении споров об использовании промышленного образца и нарушении прав патентообладателя.
Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. Для промышленных образцов, наоборот, – существенные признаки из перечня используются для толкования изображения (признаков внешнего вида) изделия, а также в случаях, когда существенные признаки «не видны», например, вид материала (сталь, кожа, шерстяная ткань и т.п.), из которого изготовлено изделие.
При оценке дополнительных материалов на предмет изменения сущности заявленного промышленного образца учитывается отсутствие признаков именно на изображениях изделия, представленных на дату подачи заявки. Одним из условий признания недействительным патента на промышленный образец в течение срока его действия может быть установление наличия в перечне существенных признаков, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки на изображениях изделия.
Не любое отсутствие существенных признаков промышленного образца на изображениях изделия может служить основанием для признания патента недействительным. Если отдельный существенный признак представляет собой характеристику материала (например, зубная щетка из упругого пластика) или качественную характеристику элемента (например, жидкокристаллический индикатор), он может быть не виден на изображении изделия, но тогда его присутствие в словесном перечне обязательно.
В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона «запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца».
Таким образом, использование одного промышленного образца в изделии устанавливается при одновременном соблюдении двух условий:
отображение признаков на изображениях изделия,
приведение признаков в перечне существенных признаков.
Иная ситуация может сложиться при установлении использования нескольких промышленных образцов в одном изделии. В Законе указано: если при использовании запатентованного промышленного образца используются все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другой запатентованный промышленный образец также признается использованным.
Таким образом, при установлении факта использования другого промышленного образца «исчезло» обязательное условие отражения признаков другого промышленного образца не только в перечне, но и на изображениях воплощенного в изделии первого промышленного образца.
Трудно представить ситуацию, когда разные изображения двух и более промышленных образцов будут описаны идентичными перечнями существенных признаков. Тем не менее нельзя не признать, что в рассмотренной ситуации словесный перечень другого промышленного образца формально приобретает статус формулы изобретения, что вряд ли можно признать удачным.
Возможны попытки столкнуть два (и более) промышленных образца, перечни существенных признаков которых формально соотносятся по принципу «шире-уже». Однако в этой ситуации при установлении факта нарушения исключительных прав нельзя формально рассматривать разные перечни существенных признаков по принципу «шире-уже», без сравнения непосредственно самих изображений разных промышленных образцов.
Рассмотрим условный пример перечня существенных признаков.
«Емкость для жидкости, характеризуется тем, что
выполнена из хрустального граненого стекла,
имеет цилиндрическую форму, плавно сужающуюся вверх с образованием открытой полости,
основание емкости имеет во внутренней части утолщенное дно, образующее вогнутую поверхность,
на внешней поверхности сужающейся части выполнен герб, принадлежащий одному из городов Российской Федерации,
составляющие элементы герба скруглены и рельефно выступают над внешней поверхностью».
Данный промышленный образец иллюстрирован изображениями хрустальных стаканов нескольких вариантов, отличающихся формой выполнения гербов (соответствующие признаки также приведены в перечне). Если объем прав определять только по перечню существенных признаков, без учета изображений, можно с уверенность сказать, что под него формально могут попасть бутылки, пивные кружки и т.п., внешний вид которых даже не напоминает стакан.
Будем надеяться, что на практике такого столкновения нескольких промышленных образцов не произойдет.
Товарные знаки
Российское законодательство по товарным знакам не оперирует таким понятием, как «объем прав, предоставляемый свидетельством на товарный знак»*.
* Для патентов на изобретения и полезные модели объем правовой охраны определяется формулой изобретения или полезной модели.
Только в Информационном письме Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 29 июля 1997 г. «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак»**, в п. 3 использовано подобное понятие и отмечено, что «объем правовой охраны товарного знака и знака обслуживания определяется на основании его государственной регистрации».
** Патенты и лицензии. 1997. № 11. С. 40.
Объем прав по товарным знакам определяется косвенно, через механизмы установления использования товарного знака и установления нарушения исключительного права правообладателя.
Как известно, использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, а также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях и т.д. Использованием признается также применение товарного знака с изменением отдельных элементов, не меняющим его существа.
Нарушением исключительного права правообладателя (незаконное использование товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:
на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
при выполнении работ, оказании услуг;
на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
в предложениях к продаже товаров;
в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации.
Из вышеизложенных условий следует, что объем правовой охраны товарного знака определяется:
существом товарного знака, в которое не входят неохраняемые элементы*, и которое определяется с учетом как тождества, так и сходства до степени смешения с другими обозначениями;
* В вышеназванном Информационном письме Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации в п. 6 отмечено, что «несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак».
кругом товаров, в том числе однородных, в отношении которых предоставлена регистрация товарного знака.
При экспертизе заявленных товарных знаков устанавливается сходство до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками в соответствии с известными правилами и методиками. Однако при этом не учитываются мотивы, послужившие основанием для регистрации противопоставляемого товарного знака, что, как представляется, не всегда правильно. Например, известен случай, когда владелец международной регистрации объемного товарного знака получил регистрацию на восьмигранную упаковку для сигарет с учетом указания в объеме прав конкретной цветовой гаммы, образующей на упаковке своеобразный рисунок в определенных тонах** (см. сноску на с. 19).
** В этом плане интересны также доводы, представленные одной из сторон судебного спора по товарному знаку №165348 (Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-12121/00) «в свидетельстве №165348 содержится еще одна правовая оговорка: «Товарный знак охраняется в белом, фиолетовом, коричневом, светло-сером и темно-сером цветовом сочетании».
Допущенная оговорка относится к той части зарегистрированного знака, которая представляет собой две простые геометрические фигуры в виде двух полудуг. Следовательно, охраняемыми элементами знака являются конкретные цветовые решения названных полудуг на темно-сером и светло-сером фоне. Тем не менее следует подчеркнуть, что в данном товарном знаке цветовое сочетание не являлось единственным условием, предопределившим предоставление охраны знаку в целом.
Объем правовой охраны данного товарного знака не мог быть предоставлен восьмигранной объемной упаковке как таковой (без учета рисунков на ее внешних поверхностях), так как идентичная по геометрической форме упаковка для сигарет была давно и хорошо известна.
Впоследствии владелец международной регистрации пытался воспрепятствовать другим международным регистрациям объемных товарных знаков (№ 739669 и 739671), представляющих собой аналогичную известную восьмигранную упаковку для сигарет, но с совершенно иными рисованными и словесными изображениями. Иными словами, он хотел противопоставить свою регистрацию в том объеме прав, который ему не предоставлен.
В этом споре примечательно, что оба производителя сигарет используют оборудование для изготовления их упаковок, приобретенное у одной и той же немецкой фирмы, владеющей патентом на упаковку.
Палата по патентным спорам Роспатента не поддержала владельца международной регистрации, и началось судебное противостояние фирм из Германии и Армении.
Названия лекарственных средств, регистрируемых в качестве товарных знаков
В соответствии с п. 5 ст. 19 федерального закона «О лекарственных средствах» не допускается государственная регистрация различных лекарственных средств под одинаковым названием, равно как и многократная государственная регистрация одного и того же лекарственного средства под одним или различными названиями. В то же время, в соответствии с п. 6 этой статьи названного Закона, федеральный орган контроля качества лекарственных средств определяет степень изменения дозировки, состава вспомогательных веществ зарегистрированного лекарственного средства, которое влечет за собой необходимость его государственной регистрации как лекарственного средства с другим названием.
Практике известны случаи, когда конкретное лекарственное средство снималось с производства и исключалось из Государственного реестра лекарственных средств как устаревшее и малоэффективное.
Учитывая специфику присвоения названий лекарственным средствам как для их индивидуализации, так и для обозначения непосредственного производителя, является целесообразным, когда Минздрав РФ регистрирует название лекарственного средства, включающего в качестве доминирующего элемента «свободное» обозначение, предоставлять охрану в целом товарным знакам, включающим «свободное» обозначение, и в том виде, в котором обозначение-название зарегистрировано Минздравом РФ. Это предложение касается только «свободных» и давно известных обозначений, комбинируемых в названии регистрируемого нового лекарственного средства с малозначительными (с позиции оценки охраноспособности этого обозначения как товарного знака) элементами.
Например, свободными являются такие действующие лекарственные обозначения, как «кофеин», «стрептоцид», «кодеин» и т.д.
Лица, получающие раздельные регистрации товарных знаков, включающие «свободные» от прав третьих лиц словесные элементы, не вправе предъявлять претензии кому-либо по использованию «свободных» элементов из зарегистрированных в целом товарных знаков. Роспатент должен поддерживать эту позицию в своих заключениях по запросам судов в отношении определения факта использования товарных знаков данного типа.
Предлагаемый путь исключает столкновения двух и более легальных производителей одного и того же лекарственного средства, так как каждый из них обязан называть лекарственное средство только так, как оно зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств, и права на такие товарные знаки не могут толковаться шире и без учета фактически используемого на рынке названия лекарственного средства.
Предложенный путь не касается иных ситуаций, когда регистрируемые Минздравом РФ названия лекарственных средств копируют или имитируют ранее зарегистрированные товарные знаки третьих лиц. Тогда не должны нарушаться права владельца товарного знака, и даже при состоявшейся регистрации названия лекарственного средства в Минздраве РФ, лицо, получившее такую регистрацию, не вправе поставлять товар на рынок без разрешения владельца товарного знака.